El Tribunal Supremo anula la condena por infracción marcaria al apreciar fraude procesal: la demanda fue interpuesta el último día del periodo de gracia para eludir la carga de probar el uso de la marca

Una sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en materia de infracción marcaria sienta un precedente relevante sobre los límites del ejercicio abusivo de los derechos de marca. El conflicto tiene como objeto la marca denominativa española número 2.941.774 «Giordano», concedida el 30 de marzo de 2011 a una sociedad extranjera y registrada para las clases 18 (artículos de cuero y marroquinería) y 25 (ropa, calzado y sombrerería) del nomenclátor internacional.

La disputa surge cuando la titular de la marca ejercita acciones de infracción marcaria frente a una serie de entidades que, desde 1997, venían comercializando en España productos con signos idénticos al registrado, a través de una red de tiendas y sin autorización para ello.

Las instancias anteriores y sus pronunciamientos

El Juzgado de lo Mercantil desestimó íntegramente la demanda por infracción marcaria y, acogiendo la reconvención de las demandadas, declaró la caducidad de la marca por falta de uso real y efectivo durante el período legal de cinco años.

La Audiencia Provincial, al resolver el recurso de apelación, mantuvo la declaración de caducidad pero estimó que las demandadas habían infringido los derechos marcarios durante el periodo de gracia, condenándolas solidariamente al pago de una cantidad por daño emergente y a una indemnización calculada sobre las ventas realizadas bajo la marca controvertida.

Tres cuestiones jurídicas de fondo

Caducidad de la marca por uso insuficiente

La Sala reitera que la Ley de Marcas exige al titular un uso real y efectivo de la marca registrada. La norma le concede un período de gracia de cinco años desde el registro, durante el cual no es exigible la prueba de uso. Transcurrido ese plazo sin acreditarlo, la caducidad procede con efectos retroactivos al momento en que se originó la falta de uso.

La prueba practicada en el procedimiento reveló un uso manifiestamente insuficiente: las ventas en establecimientos físicos no superaron los 9.000 euros en el conjunto de los primeros años; los locales tuvieron una existencia efímera, de entre 24 y 57 días; las ventas por internet no alcanzaban los 100 euros mensuales; y la inversión publicitaria fue de escasa trascendencia.

La falta de uso como excepción frente a la infracción marcaria

Este es el punto neurálgico del fallo. Conforme al artículo 41.2 de la Ley de Marcas —vigente antes de la reforma de 2018—, cuando el titular de una marca con más de cinco años de antigüedad ejercita una acción de infracción marcaria, el demandado puede exigir por vía de excepción o reconvención que se acredite el uso real y efectivo de la marca durante los cinco años previos a la demanda. Si prospera esa defensa, la acción de infracción queda enervada.

La norma incorpora al derecho español la facultad reconocida por el artículo 11.3 de la Directiva 2008/95/CE. El Supremo censura que la Audiencia Provincial se apoyara en la sentencia del TJUE de 26 de marzo de 2020 (asunto C-622/18), dictada en un supuesto en que Francia no había ejercido esa facultad. España, en cambio, la ejerció expresamente al incorporarla al artículo 41.2 LM, lo que confería a las demandadas el derecho a invocarla como mecanismo de defensa.

Fraude procesal: una demanda estratégicamente presentada el último día del plazo

El aspecto más destacado de la resolución es la apreciación de fraude procesal. La demanda de infracción marcaria se presentó el 29 de marzo de 2016, un día antes de que expirase el período de gracia de cinco años contados desde la concesión de la marca el 30 de marzo de 2011. De haberse interpuesto un día después, el artículo 41.2 LM habría habilitado a las demandadas para exigir la acreditación del uso real y efectivo, lo que habría neutralizado la pretensión indemnizatoria.

El Tribunal Supremo califica esta estrategia procesal como contraria a la buena fe y constitutiva de abuso del proceso. La titular de la marca aguardó deliberadamente al último día hábil del período de gracia para sustraerse a la aplicación de una norma que, de aplicarse, habría hecho inviable su acción. Los artículos 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 247.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil obligan a los tribunales a rechazar las pretensiones que supongan abuso de derecho o fraude procesal.

Decisión final del Tribunal Supremo

La Sala estima el recurso de casación, desestima el recurso de apelación de la titular y confirma en todos sus términos la sentencia de primera instancia. Se mantiene la caducidad de la marca y se deniega la indemnización por infracción marcaria durante el período de gracia: la demandante no puede sortear el artículo 41.2 LM con la presentación artificiosa de su demanda el último día del plazo. Las costas de la apelación se imponen a la parte apelante; sin especial pronunciamiento sobre las del recurso de casación.