Marcas mixtas y uso descriptivo | El Tribunal Supremo descarta infracción de marca

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por un colegio territorial de administradores de fincas. La sentencia confirma que no hubo infracción marcaria ni competencia desleal por parte de la demandada al utilizar expresiones como «administración de fincas» o «administrador de fincas» en el desarrollo de su actividad.

El litigio giraba en torno al uso de varias marcas registradas del sector. En especial, a varias marcas mixtas que incluían la expresión «administrador de fincas colegiado». La parte recurrente sostenía que el uso de esos términos por una asesoría no colegiada generaba confusión en el público y suponía un aprovechamiento indebido del prestigio asociado al colectivo profesional.

Marcas mixtas y signos utilizados en el mercado

Según los hechos analizados en el procedimiento, la controversia afectaba a una marca denominativa, «ADMINISTRADORES DE FINCAS», y también a varias marcas mixtas vinculadas a la actividad profesional. Estas marcas incorporaban no solo el elemento verbal, sino también otros componentes distintivos, entre ellos la referencia a la condición de «colegiado» y diversos elementos gráficos.

La demandante defendía que la utilización por la demandada de expresiones coincidentes con parte de esos signos invadía el ámbito de protección de sus marcas. A su juicio, el público podía entender que existía una vinculación con el colegio profesional o con un administrador de fincas colegiado.

Sin embargo, la demandada no utilizó las marcas mixtas en su conjunto. Tampoco se presentó en el mercado como «administradora de fincas colegiada», ni reprodujo la configuración gráfica de los signos registrados. Lo que empleó fueron expresiones descriptivas de los servicios que efectivamente prestaba.

La sentencia de instancia desestimó la demanda y el Supremo confirma el criterio | Marcas mixtas y juicio de conjunto

La sentencia de instancia descartó la existencia de infracción marcaria. La Audiencia Provincial confirmó esa decisión y ahora el Tribunal Supremo mantiene el mismo criterio.

La Sala recuerda que, cuando el conflicto afecta a marcas mixtas, el juicio comparativo no puede hacerse aislando solo una parte del signo. Debe atenderse a la impresión de conjunto y valorarse todos sus componentes de manera global. Por ello, no resulta correcto seleccionar únicamente la expresión «administrador de fincas» y prescindir del resto de los elementos que forman la marca registrada.

Desde este enfoque, el Supremo concluye que no existió reproducción de las marcas mixtas invocadas. Tampoco aprecia que la demandada utilizara signos suficientemente similares como para provocar el riesgo de confusión exigido por la Ley de Marcas.

Marcas mixtas y riesgo de confusión | No basta con la coincidencia parcial

Respecto del riesgo de confusión, la sentencia insiste en que la comparación debe ser global. No basta con advertir una coincidencia parcial entre una expresión utilizada en el mercado y uno de los elementos que integran unas marcas mixtas registradas.

En este caso, el Tribunal entiende que no concurre ese riesgo. La demandada no utilizó los signos completos, no se atribuyó la condición de colegiada y no reprodujo la combinación denominativa y gráfica que caracterizaba a las marcas mixtas del colegio profesional.

Además, la Sala subraya que la expresión «administración de fincas» tiene un claro valor descriptivo del servicio prestado. Ese dato resulta decisivo, porque limita el alcance excluyente que puede pretenderse sobre términos de uso habitual en el sector.

El artículo 37 de la Ley de Marcas | Límite al derecho exclusivo sobre marcas mixtas

Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es que el recurso de casación no denunció la infracción del artículo 37 de la Ley de Marcas. Este precepto regula los límites del derecho de marca y permite el uso de indicaciones descriptivas siempre que se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

Para el Tribunal Supremo, esta omisión es determinante. La Audiencia Provincial había aplicado ese precepto como una de las razones esenciales de su fallo. Al no haberse combatido esa ratio decidendi, el motivo basado en el artículo 34.2 b) no podía prosperar.

La sentencia refuerza así la idea de que el uso descriptivo legítimo puede operar como límite incluso cuando la controversia se proyecta sobre marcas mixtas, siempre que no se utilice el signo registrado en su integridad ni se provoque confusión real en el mercado.

Marcas notorias o renombradas | No se acreditó la protección reforzada

La Sala también rechaza la alegación relativa al carácter notorio o renombrado de las marcas invocadas. Considera que no quedó acreditado que las marcas del litigio, incluidas las marcas mixtas, gozaran del grado de conocimiento necesario para acceder a una protección reforzada.

El Tribunal recuerda que no basta con afirmar el prestigio o la difusión de la marca. Es necesario probar de forma suficiente su conocimiento por el público relevante o, en su caso, por el público en general. En este procedimiento, esa acreditación no se produjo.

El reconocimiento social recae en la profesión y no en las marcas mixtas

En este punto, la Sala introduce una precisión especialmente relevante. Señala que el eventual reconocimiento o prestigio no recae propiamente sobre las marcas mixtas como signos distintivos, sino sobre la propia profesión de administrador de fincas, que es socialmente conocida.

Precisamente por ese carácter conocido y descriptivo de la actividad, el uso de la expresión puede quedar amparado como uso descriptivo legítimo, sin que ello suponga apropiación de una marca ajena. El Tribunal añade, además, que la colegiación no es obligatoria para ejercer esa actividad, lo que debilita la tesis de que el público identifique necesariamente esas expresiones con un profesional colegiado.

Competencia desleal | No cabe lograr por otra vía la exclusividad que no otorgan las marcas mixtas

Por último, el Supremo rechaza también la acción de competencia desleal. Considera que los hechos invocados coinciden sustancialmente con los ya analizados desde la perspectiva marcaria.

Aplicando el principio de complementariedad relativa, la Sala recuerda que la normativa de competencia desleal no puede utilizarse para obtener, por una vía distinta, una exclusividad que no resulta reconocible conforme a la legislación de marcas. Tampoco cuando se invocan marcas mixtas formadas, en parte, por expresiones descriptivas del servicio.