Infracción de marcas: el Tribunal Supremo garantiza la indemnización mínima del 1% tras el uso ilícito de «FUT DRAFT»

La Tribunal Supremo, Sala Primera (Civil), ha resuelto un litigio de especial trascendencia en materia de infracción de marcas, fijando criterios relevantes tanto sobre la existencia de vulneración del derecho exclusivo como sobre la determinación de la indemnización.

El caso enfrenta al titular de varias marcas denominativas vinculadas a “FUTBOL DRAFT” con una empresa del sector del videojuego que utilizó el distintivo “FUT DRAFT” como funcionalidad integrada en uno de sus productos. La sentencia confirma la infracción de marcas y reconoce la procedencia de la indemnización mínima del 1% de la cifra de negocios.

Hechos probados | Infracción de marcas por el uso de un signo similar en el mercado

El titular marcario ejercitó acciones declarativa, de cesación, remoción e indemnización de daños y perjuicios por infracción de marcas, al considerar que el uso del signo “FUT DRAFT” vulneraba sus derechos registrados.

La demandada explotaba comercialmente dicha denominación dentro de un videojuego, incorporándola como modalidad específica accesible a los usuarios. El núcleo del litigio consistía en determinar si ese uso constituía una infracción de marcas y, en caso afirmativo, cuál debía ser el alcance del resarcimiento económico.

Itinerario procesal | La infracción de marcas en las distintas instancias

Primera instancia (Juzgado de lo Mercantil de Madrid)

El juzgado desestimó la demanda por infracción de marcas y estimó la reconvención formulada por la demandada. Declaró la nulidad por mala fe de una de las marcas más recientes del actor, respecto de determinadas clases, y acordó su cancelación.

Apelación (Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28.ª)

La Audiencia Provincial de Madrid revocó parcialmente la resolución.

Declaró que existía infracción de marcas por el uso del signo “FUT DRAFT”, ordenó el cese y la retirada del tráfico económico de los productos identificados con el signo infractor y desestimó la reconvención.

Sin embargo, rechazó conceder indemnización al entender que no se habían acreditado bases suficientes para cuantificar el daño ni para fijarlo posteriormente mediante simples operaciones aritméticas.

Recursos ante el Tribunal Supremo

Frente a esta decisión, la parte actora interpuso recurso por infracción procesal y recurso de casación.

El debate se centró en la indemnización derivada de la infracción de marcas, articulándose dos posibles criterios:

• La regalía hipotética (art. 43.2.b LM).
• Subsidiariamente, la indemnización mínima del 1% de la cifra de negocios (art. 43.5 LM), en relación con el art. 219 LEC.

Infracción de marcas y regalía hipotética | La improcedencia del contrato de patrocinio

El recurrente pretendía cuantificar la indemnización por infracción de marcas tomando como referencia un contrato de patrocinio suscrito años antes entre las mismas partes.

El Tribunal Supremo distingue con claridad entre licencia y patrocinio. En la licencia, el precio remunera el uso o explotación de la marca ajena. En el patrocinio, el precio retribuye el aprovechamiento publicitario de la notoriedad del patrocinado para promocionar al patrocinador.

Aunque el contrato contenía una autorización de uso de marcas, esta estaba limitada a la promoción del propio acuerdo y excluía expresamente que pudiera considerarse una licencia de derechos de propiedad industrial.

Conclusión sobre la regalía hipotética

El Supremo concluye que el contrato de patrocinio no constituye un parámetro válido para fijar el precio que habría tenido una licencia en un supuesto de infracción de marcas.

El importe pactado respondía al valor publicitario del patrocinador y no al valor económico de explotación de la marca del demandante.

Resultado: se desestima la indemnización basada en regalía hipotética.

Infracción de marcas e indemnización mínima del 1%

La cuestión central de la sentencia radica en la aplicación del art. 43.5 LM.

La Sala razona que la Audiencia Provincial declaró la existencia de infracción de marcas y no descartó la posibilidad de perjuicio. La negativa a indemnizar se apoyó exclusivamente en la falta de prueba suficiente para concretar la cifra de negocios atribuible a la funcionalidad infractora.

El art. 43.5 LM tiene precisamente como finalidad evitar que la infracción de marcas quede sin compensación por dificultades probatorias en la cuantificación del daño.

Condena genérica y liquidación posterior

El Tribunal Supremo admite que la sentencia pueda contener una condena genérica al pago del 1% de la cifra de negocios derivada de la infracción de marcas, aunque no se haya determinado una cuantía concreta en el proceso principal.

La liquidación podrá realizarse en un procedimiento ulterior, conforme a una interpretación flexible de los arts. 209 y 219 LEC.

Resultado: se reconoce la procedencia de la indemnización mínima del 1% y se abre la vía para su determinación en ejecución o en pleito posterior.

Fallo del Tribunal Supremo | Refuerzo de la tutela frente a la infracción de marcas

La Tribunal Supremo:

• Mantiene la declaración de infracción de marcas.
• Confirma las medidas de cese y retirada del signo infractor.
• Rechaza la cuantificación mediante regalía hipotética basada en un contrato de patrocinio.
• Estima la aplicación del art. 43.5 LM y reconoce el derecho al 1% de la cifra de negocios.
• Condena a la demandada al pago de las costas de primera instancia.

Conclusión | La efectividad del sistema frente a la infracción de marcas

La sentencia consolida una interpretación eficaz del régimen indemnizatorio en materia de infracción de marcas. Declarada la vulneración del derecho exclusivo, el titular no puede quedar sin resarcimiento por la mera dificultad de acreditar con precisión el volumen de negocio del infractor.

El 1% de la cifra de negocios opera así como una garantía mínima de compensación y refuerza el carácter disuasorio del sistema de protección marcaria en el orden civil.