El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que permitió el registro de la marca «MAQUINASONLINE.COM». Consideró que el conjunto denominativo carecía de carácter distintivo y estaba formado únicamente por expresiones genéricas y gráficas habituales en el sector de la maquinaria.

Registro solicitado para comercio de maquinaria por Internet

Una sociedad solicitó el registro de la marca mixta «MAQUINASONLINE.COM» ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). El signo estaba compuesto por un conjunto denominativo (las palabras “maquinas online” y el sufijo “.com”) acompañado de un gráfico representativo de una retroexcavadora.

La marca se destinaba a distinguir servicios de las clases 35 y 37: comercio, promoción y alquiler de maquinaria. Sin embargo, la OEPM denegó el registro al considerar que el conjunto denominativo era meramente descriptivo de la actividad y del canal electrónico utilizado. También afirmó que el elemento gráfico era genérico y no aportaba distintividad.

La empresa recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que revocó la decisión de la OEPM al entender que el conjunto denominativo y gráfico, en su globalidad, sí poseía carácter distintivo. Contra esta resolución, la OEPM interpuso recurso de casación.

El carácter distintivo del conjunto denominativo

El Tribunal Supremo admitió el recurso para determinar el alcance del artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas, centrando su análisis en tres cuestiones clave:

• Si un conjunto denominativo formado por términos genéricos puede ser registrado como marca.
• Cómo debe interpretarse el adverbio “exclusivamente” en dicho precepto.
• Si la inclusión de sufijos de dominio como “.com” aporta o no distintividad al signo.

Los elementos del conjunto denominativo no superan el umbral distintivo

El Alto Tribunal recordó que el artículo 5.1.c) prohíbe registrar signos que estén formados exclusivamente por indicaciones genéricas o descriptivas, ya que no permiten identificar el origen empresarial de los productos o servicios.

Aplicando esta doctrina al caso, concluyó que:

• El conjunto denominativo “MAQUINASONLINE.COM” describe de forma directa el tipo de productos y la modalidad de prestación.
• El sufijo “.com” carece de valor distintivo, por ser un indicador técnico del entorno digital.
• El gráfico añadido no modificaba la percepción global del conjunto, al tratarse de una imagen genérica del sector.

Además, el Tribunal precisó que el término “exclusivamente” no se refiere al número de elementos del signo, sino a la naturaleza descriptiva de todos ellos.

El conjunto denominativo no reúne los requisitos legales para ser marca

El Tribunal Supremo estimó el recurso de casación de la OEPM, revocó la sentencia del TSJ de Madrid y confirmó la denegación del registro.

En su fallo, concluyó que:

• El conjunto denominativo y gráfico carecía completamente de distintividad.
• Todos los elementos del signo eran genéricos o meramente informativos.
• La OEPM no necesitaba motivar individualmente cada parte del signo, ya que la valoración del conjunto era suficiente para justificar la denegación.

Requisitos del conjunto denominativo para poder registrarse

Esta sentencia refuerza la jurisprudencia sobre la aplicación del artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas. El Tribunal Supremo establece que:

• Un conjunto denominativo compuesto por términos descriptivos, acompañado de un gráfico genérico, no puede ser registrado como marca si no se distingue del lenguaje común del sector.
• Los sufijos de dominio como “.com” no aportan distintividad ni alteran el carácter genérico del signo.
• Para que un conjunto denominativo pueda acceder al registro, debe contener al menos un elemento diferenciador que identifique el origen empresarial de forma clara y efectiva.