El Tribunal Supremo ha confirmado la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) que denegó el registro de una marca denominativa compuesta por un nombre y apellido para distinguir bebidas alcohólicas.

La decisión se basó en la existencia de riesgo de confusión con varias marcas previamente registradas por una sociedad mercantil, que tras una fusión por absorción había adquirido los derechos sobre los signos prioritarios.

Hechos probados

Denegación de registro por la Oficina Española de Patentes y Marcas

El procedimiento se inició cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas denegó el registro de una marca en la clase 33 (bebidas alcohólicas) al apreciar semejanza denominativa con otras marcas prioritarias.

El solicitante interpuso recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid alegando que la coincidencia parcial en el apellido no generaba riesgo de confusión, pero la Audiencia desestimó el recurso y confirmó la decisión administrativa.

El tribunal de instancia consideró que la coincidencia en un apellido poco común, unida a la identidad de productos, podía inducir al consumidor medio a error sobre el origen empresarial.

Asimismo, reconoció la legitimación de la sociedad oponente, que había adquirido las marcas tras una fusión por absorción.

Disconforme con la sentencia, el solicitante interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo, invocando dos infracciones legales relativas al riesgo de confusión y a la validez de la transmisión marcaria.

Recurso de casación frente a resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas

El Tribunal Supremo recordó que, conforme al artículo 477.1.II de la LEC —tras la reforma introducida por el Real Decreto-ley 6/2023—, son recurribles en casación las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales que resuelvan recursos contra resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que agoten la vía administrativa.

En este sentido, el Alto Tribunal precisó que:

• El objeto del recurso de casación es la sentencia judicial, no la resolución administrativa de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
• El examen casacional debe limitarse a cuestiones jurídicas, sin revisar hechos ni valoraciones probatorias.
• Su finalidad es garantizar la correcta interpretación de la Ley de Marcas y la uniformidad jurisprudencial en materia de propiedad industrial.

Coincidencia parcial en el apellido y riesgo de confusión

El primer motivo del recurso sostenía que la coincidencia parcial en un apellido no bastaba para generar riesgo de confusión si existían otros elementos diferenciadores.

El Tribunal Supremo rechazó este argumento y confirmó la interpretación de la Audiencia Provincial.

El Alto Tribunal recordó que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea exige una apreciación global del riesgo de confusión, valorando la impresión de conjunto que el signo produce en el consumidor medio (Sabel, Lloyd Schuhfabrik, Thomson Life).

En este caso, la coincidencia en un apellido poco común, junto con la identidad de los productos (vinos y bebidas alcohólicas), podía inducir al público a asociar erróneamente ambas marcas.

Por tanto, la Audiencia Provincial aplicó correctamente el artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas, y la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas fue conforme a Derecho.

Legitimación de la oponente y transmisión no inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas

El segundo motivo de casación cuestionaba la legitimación de la sociedad oponente por no haber inscrito en la Oficina Española de Patentes y Marcas la transmisión de las marcas anteriores tras la fusión.

El Tribunal Supremo también desestimó este motivo y aclaró que:

• La fusión por absorción produce una sucesión universal, de modo que la sociedad absorbente adquiere automáticamente los derechos marcarios.
• La inscripción registral en la Oficina Española de Patentes y Marcas no tiene carácter constitutivo, sino meramente declarativo.
• El artículo 46.3 de la Ley de Marcas protege frente a terceros de buena fe, pero el solicitante no podía considerarse como tal, al conocer la operación de fusión.

De este modo, la sociedad absorbente estaba plenamente legitimada para oponerse al nuevo registro ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Fallo del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo desestimó íntegramente el recurso de casación, confirmando tanto la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid como la resolución inicial de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Además, el Alto Tribunal impuso las costas del recurso al recurrente y declaró la pérdida del depósito constituido para su interposición, en aplicación de la Disposición Adicional 15.9 de la LOPJ.